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自分で商標登録できない事例が頻発しています

「自分で商標調査」、「自分で商標登録」の方法を無料で解説した当ウェブサイトを運営してきましたが、結局は自分で登録できなかった、このため問題が生じている、というお問い合わせを数多く受けました。
このため、ご注意事項のページを新たに設けることといたしました。

そもそも、自分で商標調査のやり方を調べて、商標検索ができるということは、検索作業そのものの簡単さによるものです。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうことには注意が必要です。

たとえば、特許庁の特許電子図書館での称呼検索(音声上の類似検索)を行うケースを考えてみましょう。

一例として、「ISIS」という商標を検索するとします。
この類似検索で、称呼(音声)は何と入力して検索すればいいでしょうか?
「イズイズ」、「アイエスアイエス」、「イシス」、「アイシス」、・・・。
これらの称呼がすべて思い浮かばなかったとしたら、そして実際にこれらの検索をすべてしてみなかったら、検索そのものにも不備があり、これだけで拒絶の理由になるかもしれません。

それでは、この場合、「アイエスイズ」という商標が存在したとした場合、類似商標でしょうか、それとも非類似でしょうか?
あるいは、「伊豆いず」という商標が存在したとした場合、類似商標でしょうか、それとも非類似でしょうか?
あるいは、「アイエスアイエス日本」という商標が存在したとした場合、類似商標でしょうか、それとも非類似でしょうか?

お問い合わせを受けた範囲の限りでは、おそらくこの検索の段階で、少なく見積もっても半分以上の方は不十分な検索で、拒絶のリスクを見逃しています。

次に、これらの検索をすべてきちんと行ったとします。
類似商標があるために登録できない(商標法第4条第1項第11号)というのは、よくある拒絶理由の1つですが、たくさんある拒絶理由の内のたった1つにすぎません。
しかも商標法第4条第1項第11号についても、商標審査基準、審査の動向、過去の登録例、拒絶例、審決例、裁判例などがあって、弁理士でも専門としていなければ判断が難しいことになります。

そして数々の拒絶理由について、商標を決定する段階、特許庁への出願を検討する段階で、判断をする必要があります。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうということは、検索のやり方を調べて自分でできたということをもって、これらの専門的な判断を飛ばしてしまい、リスクを放置してしまうということなのだと思います。

自分で商標登録できなかった場合のリスク

「自分で商標調査」をして、「自分で商標登録」のための”出願”をすることができても、拒絶理由通知がきた段階で、対応ができなくなり、ご相談を受けることが多くあります。
この場合、もちろん仕事としてお引き受けすることはできるのですが、実際にお引き受けできるのは3割以下であると思います。
それは、見込みがないからです。最初の出願の段階でご相談を受けていれば、登録できないから出願しない、あるいは別の商標にうまく変更したうえで出願をする、ということにしていただろうと思われるケースです。

商標登録出願の書類自体は、A4サイズの紙で1枚か2枚程度の、簡単な書式のものですから、書類の作成方法を調べて、特許庁に提出すること自体は、できるだろうと思います。
これで自分で商標登録ができるのだと錯覚してしまう原因になりかねないのですが、もちろんもともと拒絶理由がなく、すんなり登録になるものも多々あります。ただし、よほど商標法などを勉強された方でなければ、これはある意味では偶然です。

商標登録の費用を抑えたいということはよくわかります。
そのため当サイトを作りました。また、商標登録を最初から有料でお引き受けする場合にも、状況に応じ適度な割引等をしております。

ところが、せっかく費用を安くするために自分で手続きをした結果、拒絶理由通知で対応に困り弁理士に依頼する、あるいは最初から出願をし直すということで、最初から弁理士に依頼した場合と比較しても、ほとんど費用的には変わらないことになってしまいます。

それでも登録になればよいのですが、どうやっても登録が不可能であるために、既に使いはじめていた商標を変更する必要に迫られたり、他人の商標権に抵触することが判明してしまったりすると、費用がかさんでしまうリスクがあります。

自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかの判断ポイント

●自分で商標登録してもよい場合

・大企業の知的財産部など、法律知識や経験が豊富で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合

・経済的に余裕がない個人事業などの場合で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合

・拒絶になっても困らない商標で、しかも他人の商標権を侵害するリスクがないことを十分に調査している場合


●最初から商標専門の弁理士に依頼した方がよい場合

・大企業の知的財産部などであっても、上記以外の場合

・中小企業や個人事業であっても、既に使用している商標、変更できない商標などを登録したい場合

・それ以前に、他人の商標権を侵害するリスクがないかどうか、十分に調査できていない場合

・人事異動や退職などにより、企業内で担当者が変わる等、商標出願や既に権利になった商標権について継続的に管理してもらう必要がある場合

・企業内で、登録できる可能性、商標権を侵害する恐れの可能性について、一担当者の一存などで判断するにはリスクがあり、社内での承認や取引先との関係等から、弁理士での書面での報告などを必要とする場合

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